專利侵害之損害賠償金計算與專利權人能否達成侵權銷售量之考量—以Water Techs. Corp. v. Calco, Ltd.案判決為例

【陳秉訓／國立政治大學科技管理與智慧財產研究所副教授】

本文意在介紹美國Water Techs. Corp. v. Calco, Ltd.案判決[1]，其揭示專利權人應證明該原本的銷售量與侵權行為存在與否的因果關係。

在美國，專利權人能以侵權物品的銷售所得為損害賠償金，但其必須舉證「若非」侵權行為存在，其原本所能達到的銷售量。

本案背景

本案原告為Water Technologies公司與其子公司Water Pollution Control Systems公司（稱WTC/WPCS）、及堪薩斯州立大學研究基金會（KSURF）。被告有Calco公司等，其不服本案地方法院的判決而上訴至美國聯邦巡迴上訴法院（CAFC），議題之一為核予所失利益之損害賠償金。

系爭美國專利有四件：第3,817,860號、第3,923,665號、第4,187,183號、與第4,190,529號；前二者的專利權人為KSURF，而後二者的專利權人為Aqua–Chem公司。Aqua–Chem公司將其專利專屬授權給原告，並將KSURF的專利再專屬授權給原告，而授權範圍為純化器產品（含有少於10 cc的合成樹脂）。

見解一：損害賠償金計算之法理

CAFC指出根據美國專利法第284條，WTC/WPCS可獲取損害賠償金，以適當就被告的侵權行為而得補償；但欲獲得超過合理的或已建立的授權金為損害賠償金，控訴者必須證明其實際的損害，即其有權獲得所失利益。CAFC還舉Chisum教授的主張：「專利權人以因侵權人的非法競爭行為所致之所失利益為損害賠償金之計算方法。該權利人必須建構因果關係的事實基礎，例如如果不是侵權人的不適當行為，其原本能創造較高的銷售量、制訂較高的售價、或產生較低的花費。因果關係僅需要以合理的可能性為準證明即可。如果當事人雙方為獨特與有需求的產品之唯一供應商，且如果該權利人已經或能夠取得產量以滿足全部的需求，專利權人所失利益在量上等同於侵權人所實際賺取者是可推論而得的。」

見解二：Panduit測試法

CAFC指出判例法亦贊同的觀點為，所失利益的核予為適當所僅有的情況，為WTC/WPCS能證明「若非」被告的侵權行為，其原本能就水純化器產品所達成的銷售量，即該因果關係存在。

CAFC表示雖損害賠償金應要「證明」而非「推定」，但專利權人不須要證明因果關係的確定性；於佐證專利權人原本可以達成的部分或所有的銷售量是有合理的可能性時，即為足夠。但CAFC指出即使專利權人指稱其所失去的銷售量於數量上係等同於侵權物的銷售量，其判例法已大致上准許由Panduit Corp. v. Stahlin Brothers Fibre Works, Inc.案判決[2]所揭示的四步測試法（編按：可參考北美智權報327期：談美國專利侵權損害賠償計算中Panduit測試法之緣起）；Panduit測試法第二項之內涵已於其他判例所揭示，即在市場上只有侵權人與專利權人等二個供應商時，因侵權人所達成的所有銷售量而導致之所失利益是比較容易得到的。

被告Calco公司主張WTC/WPCS未提供因果關係的證據，即WTC/WPCS原本可達到Calco公司的銷售量；而CAFC對此表示認同。CAFC表示本案地方法院的意見中所遺漏之任何事實發現，係涉及若非Calco公司的侵權行為則WTC/WPCS原本可達成Calco公司所達到的銷售量；該地院簡單陳述WTC/WPCS欲請求所失利益，並根據Kori Corp. v. Wilco Marsh Buggies & Draglines, Inc.案判決而指出侵權人的利益能夠用來估計專利權人的所失利益。CAFC表示本案地方法院完全略過資格性的爭點，而直接進到數量的爭點；另當依Calco公司與Gartner先生的請求而再審時，該地方法院僅加了被告的活動造成原告專屬授權合約的「分手」，但沒有給予關於該事件如何建構因果關係之解釋。

見解三：對Kori案判決的適用

CAFC認為此顯見本案地方法院錯誤解讀Kori案判決。首先，CAFC表示Kori案判決非具權威性，以基於專利權人之請求而核定專利權人之所失利益，即不論資格性的舉證；而Kori案判決乃裁示：「當專利權人原本能達到「若非」有侵權行為之產品銷售量，其所失利益的核定才屬適當。 … 本案地院認定假如不是有Wilco公司的侵權行為，Kori公司原本可販售或出租Wilco公司所打造的機器。雖然Wilco公司抗辯並不存在非侵權的替代物品，本案地院的結論所基於的事實為，Wilco公司與Kori公司間直接競爭該些機器的銷售、及從買家的角度受專利保護的Kori公司機器其唯一的可接受的替代物品為侵權機器。因此，本案地院適當地核予損害賠償金，其基於Kori公司就Wilco公司機器的侵權銷售行為與出租行為所致之所失利益」。

亦即，CAFC認為Kori案法院僅在專利權人建構其有可能原本能達成侵權人所達到的所有銷售量與出租量之後，才闡述數量的議題、與侵權人利益的相關性以決定數量。

就本案地方法院於此誤解核予所失利益之基本理論，即專利人原本可能達成侵權銷售量，CAFC指出此由該法院以1980年至陪審團審理間之侵權銷售量之整體數量來核予所失利益而可確認。不過，CAFC表示原告並沒有於該期間內販售合成樹脂或合成樹脂類產品。

CAFC認為KSURF並無商業化生產合成樹脂之設施，因而未曾達到任何銷售量，且無基礎來主張若非有Calco公司的侵權行為時其原本可達到Calco公司所達成之銷售量；另WTC/WPCS於1982年8月即停止生意，而其授權也因為未給付權利金而已經撤銷。據此，CAFC表示就本案地方法院所核予原告於1982年8月後的所失利益，該法院在法律上有明顯的錯誤；但所失利益最多能核予之期間為當WTC/WPCS為被授權人且於市場上為Calco公司的實際競爭者時。

CAFC另認為本案地方法院誤解專利侵權和著作權侵權與商標侵權不同的是，其並未附帶以侵權人利益的會計帳目為補償；該類補償早已在1946年專利法修正時刪除，因而侵權人的利益不再是專利權人的損害賠償金。

CAFC指出Kori案法院事實上利用侵權人的純益率（profit margin），以為了和專利權人的純益率相比較之目的，來決定後者的數字；而該Kori案判決提到：「然而，侵權人利益的證據在特定情境下可與專利權人的損害賠償金數額有關。於此，當專利權人能建構若非有侵權人達到受專利保護的物品之銷售量，其原本即可達成該銷售量時，則即可適當地檢視侵權人的利益，以為了與專利權人用來佐證其所失利益之證據相比較之目的」。

見解四：因果關係的界定

WTC/WPCS又反駁而指出儘管本案地方法院的事實發現有遺漏，但應准許損害賠償金的核定，因為訴訟記錄內的證據顯示有因果關係：（1）Aqua–Chem公司專屬授權給WTC/WPCS在純化水產品（具有100 cc或以下之合成樹脂）；（2）Calco公司的侵權行為造成WTC/WPCS失去其專利授權的地位；（3）Calco公司的吸管式純化器「非常類似於」WTC/WPCS杯式純化器；據此，WTC/WPCS請求CAFC可推測有因果關係，因為雙供應商之市場於此是存在的。

然而，CAFC指出如WTC/WPCS所自認者，即訴訟記錄內並無下列證據：（1）非侵權的替代物品是否存在；（2）已定義的相關市場；或（3）任何其他因素可來證明Calco公司的侵權行為與WTC/WPCS的所失利益間之「若非」因果關係；又雖WTC/WPCS不須要駁斥購買者原本可能購買其他產品之每個可能性，但就獲得所失利益之資格性，WTC/WPCS仍完全未能達到其舉證責任。

CAFC表示如前述所意涵者，WTC/WPCS非必須證明因果關係為一種確定性，但其被要求就其原本能達到涉及Calco公司的侵權物品之銷售量，提出合理的可能性；另本案地方法院不只是在無該等證據下而核予所失利益，且其所認定的特定事實，就沒有Calco公司的銷售量下WTC/WPCS所原本能達到銷售量，係傾向於駁斥任何可能的該類主張；再者，本案地方法院確認WPCS所接手的產品（即水純化杯）於侵權行為期間並未達到明顯的行銷成就；進一步，本案地方法院指出WTC/WPCS就杯子的零售價明顯地超過Calco公司的吸管。

因此，CAFC認為就本案地方法院的判決中，並無任何證據上或最終的認定顯示：「若非」是Calco公司的銷售而WTC/WPCS原本可達到的銷售量；另WTC/WPCS未曾指出任何證據以確保發回更審而重新檢視所失利益的核予；WTC/WPCS的舉證失敗導致無其他可能性而必須讓損害賠償金重新決定，且應基於在1982年9月以前與之後的期間。

備註：

1. Water Techs. Corp. v. Calco, Ltd., 850 F.2d 660 (Fed. Cir. 1988).
2. Panduit Corp. v. Stahlin Brothers Fibre Works, Inc., 575 F.2d 1152 (6th Cir. 1978).

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