沒有魚，蝦也可以喔—從令和2年(ネ)第10024號的大合議判決談專利侵權賠償金計算

【吾思／資深專利工作者】

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2022年（令和4年）10月20日，日本知的財產高等裁判所（以下簡稱知財高裁，大致對應於我國的智慧財產及商業法院）做出了一件大合議判決（案號：令和2年（ネ）第10024號），此一判決相當受到大眾矚目，究其原因，除了因為判決中認定的賠償金額高達近四億日圓之外，該判決中還特別涉及特許法第102條第2項及第3項是否可以重疊適用的問題。由於此判決是由知財高裁的大合議部的五人合議所做出的判決，因此，可視為知財高裁整體對於專利權侵害時的損害額計算方式的見解，具有相當高的指標性，值得大家注意。

案情概要

本案的原告富士醫療器公司（以下簡稱為甲方）為日本發明專利第4504690號（專利A）、日本發明專利第5162718號（專利B）、及日本發明專利第4866978號（專利C）的專利權人，基於上述三件發明專利控告FAMILY INADA公司（以下簡稱為乙方）的產品（以下稱為被告產品）製造及販賣行為侵害上述專利A、B、C，除要求乙方停止銷售、製造侵權商品外，並要求15億日圓的賠償金。

不過，甲方在大阪地裁敗得很慘（參見大阪地方裁判所平成30年（ワ）第3226號），判決認為被告產品都沒有落入甲方的專利A、B、C的技術範圍內，甲方提出的侵權主張沒有一件成立。心有不服的甲方針對專利A及C的部分提出上訴，而知財高裁認為乙方針對專利A提出的無效抗辯成立，同時認為乙方有侵害專利C，於是情勢大逆轉，乙方必須賠償近4億日圓。

甲乙兩方在知財高裁的審理過程中，爭對諸多爭點進行激烈的攻防戰，包括被控侵權的產品是否落入技術範圍、無效抗辯、損害賠償等，本文主要討論的是關於專利C的專利權侵害時的損害額計算。

本判決涉及之法律要點

依據日本民法第709條之規定，因故意或過失侵害他人之權利或法律上保護之利益者，對於因此所生之損害，負有賠償責任。專利權亦屬於該規定所保護之權利的一種，日本民法侵權行為所生之損害，與我國民法規定大致相同，基本上可以區分為財產上損害與非財產上損害。所謂的財產上損害包括積極損害（因損害事故的發生，使得受害人現有財產減少之數額）與消極損害（即所失利益，指受害人因損害事故之發生，其財產應增加而未增加之數額）。關於侵害專利權所生損害主要是以財產損害，特別是消極損害的所失利益為主。

所失利益之計算，涉及假設權利未受侵害時的利益狀態之估算，然而，權利未受侵害之利益狀態幾乎無法客觀地予以評估，尤其，專利權等的智慧財產權損害的計算與妨害有體物使用之損害不同，他人未經授權使用專利權，並不會妨害權利人使用其專利。所以，因侵害行為結果所生之對現在利益狀態的影響並不明確，也因此在專利侵權事件中，權利人要計算該侵害行為所生之損害額，較一般有形財產被侵害時的損害計算還要困難。

為了解決專利權人在計算損害額時的困難，日本在1959年訂立特許法第102條，明定關於專利權的侵害事件中，關於損害數額的推定，其中第2項是由侵害人因侵害行為所得之利益作為計算的基準，亦即，專利權人或者（被專屬授權之）專用實施權人，對於因故意或者過失侵害自己的專利權或者專用實施權者請求賠償時，若侵權者因侵害行為受有利益，則侵權者所得之利益數額推定為專利權人或專用實施權人所受之損失數額；第3項則是以專利權人可以收取的授權金作為計算的出發點，亦即，專利權人或者專用實施權人，對於因故意或者過失侵害自己的專利權或者專用實施權者，得以相當於針對該發明之（授權）實施應收取金錢的數額，作為自己蒙受的損失金額，請求賠償。

而上述令和2年（ネ）第10024號的大合議判決中，最受矚目的重點是，當特許法第102條第2項規定之推定不成立的事由存在時，針對該被推定不成立之部分可否依特許法第102條第3項請求相當於授權金的賠償。

依據日本特許法第102條第2項的規定，係將侵權者因侵害行為所得利益推定為專利權人的損害額。而此一推定，是可以由被控侵權者舉證來推翻的。原則上，能破壞侵權者所得利益與專利權人受損害額度間因果關係的因素，都可以作為使特許法第102條第2項之推定不成立的事由，而其影響侵權者所得利益與專利權人受損害額度間因果關係之程度，則需視個案而定。

當特許法第102條第2項之推定不成立時，應賠償的損害額度就得以降低，因此在訴訟中被控侵權者常會提出相關的主張。不過，當專利權侵害的主張好不容易成立，得以進入計算損害賠償的階段，專利權人難道就眼睜睜看著損害賠償從手中溜走嗎?

專利權人當然不會放棄任何可能，因此，在本案中，專利權人針對特許法第102條第2項之推定不成立的部分，還另請求依照特許法第102條第3項之規定，以相當於針對該發明之（授權）實施應收取金錢的數額，作為自己（另一）蒙受的損失金額，請求賠償。

這就涉及了特許法第102條第2項及第3項是否可以重疊適用的問題，而此一問題在日本實務界屢屢引發爭議，過去有許多判決持肯定說，也有許多判決持否定說，正反雙方處於激烈拉鋸的拔河賽中。

一般來說，依據特許法第102條第2項，賠償金額的計算是基於被告產品單位利潤與被告產品販售數量，但是在計算被告產品販售數量時，要排除超過專利權人的實施能力（如販售能力等）之部分。特許法第102條第2項之推定不成立的事由可以略分為兩類，第一類是超過專利權人的實施能力之事由，第二類是非屬第一類的其他事由，例如專利權人與侵權者的業務態樣有差異（市場非同一性）等。上述兩類因素使得特許法第102條第2項之推定不成立時，是否都可以再針對不成立的部分主張相當於授權金的賠償呢？

依據令和2年（ネ）第10024號的大合議判決的見解，基於第一類事由（即，超過專利權人的實施能力之事由）而使得特許法第102條第2項之推定不成立的部分，通常可以再依據特許法第102條第3項主張相當於授權金的賠償。換句話說，雖然法律沒有明文規定，但是依據特許法第102條第2項來計算賠償金額時，超出專利權人實施能力的部分，是可以用授權金的方式來計算損賠金額的。至於第二類因素，則要依據個案來判斷。

本案中，被告提出了多項事由企圖使特許法第102條第2項推定不成立，其中僅有[專利發明只有被實施在被告製品1的局部] 以及[市場非同一性]的事由成功地讓大合議認定可使特許法第102條第2項之推定不成立。這兩個事由都非關專利權人實施能力，因此屬於上述的第二類因素。

其中，[專利發明只有被實施在被告製品1的局部]的事由，在該判決中被認為不能再依據特許法第102條第3項來計算授權金作為賠償。

另就[市場非同一性]的事由而言，由於在乙方將被告產品外銷到目的國X的時期，甲方並沒有將產品賣到目的國X，故在目的國X的市場中，甲方產品與乙方產品並不存在競爭關係，因此，依據特許法第102條第2項計算賠償金額的時候，乙方在目的國X銷售被告產品的所得利益不能被算入，但此部分在該判決中被認為甲方是可以再依據特許法第102條第3項計算此部分的授權金以作為賠償。

結語

從令和2年（ネ）第10024號的大合議判決可以得知，依據特許法第102條第2項來計算賠償金額時，在計算時無法直接以侵權者因侵害行為所得利益推定為專利權人的損害額的部分，有可能可以依據特許法第102條第3項，用授權金的方式來計算賠償金額。此一見解意味著，專利權人在計算損賠時，就算吃不到魚（無法計為侵害人因侵害行為所得之利益），也有可能可以吃到蝦（得計為自己蒙受的損失金額並請求賠償），因而專利權人有可能可以獲得較高的賠償金額，提醒讀者注意此類實務見解以便運用喔！

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