時尚半圓形竹製手提包申請立體商標?美國2022年商標審理救濟委員會In re Jasmin Larian, LLC案

(圖片來源:https://cultgaia.com/products/gaias-ark-small-natural)
(圖片來源:https://cultgaia.com/products/gaias-ark-small-natural)

【楊智傑/雲林科技大學 科技法律研究所 教授】

2017年時,Instgram的時尚網紅們開始大量分享一款半圓形竹製手提包,一時間成為美國最火熱的流行時尚產品。創辦Cult Gaia品牌的設計師Jasmin Larian在2017年7月,以這款包的造型向美國專利商標局(USPTO)申請註冊立體商標。但專利商標局認為其包款為通用包款且不具後天識別性,拒絕其商標註冊。申請人提出救濟後,2022年1月,美國商標審理救濟委員會仍然做出駁回決定。

Cult Gaia品牌的「方舟」(Ark)半圓形竹製手提包

設計師Jasmin Larian在2011年創設了與自己同名的公司,並創辦了Cult Gaia這個品牌。其於2013年1月開始販售其「方舟手提包」(Ark handbag),也就是半圓形竹製手提包。2017年,這款半圓形竹製手提包突然在社群網站變得非常火紅,許多網站名人都紛紛分享Cult Gaia的這款方舟手提包。

因而, Jasmin Larian公司在2017年7月10日,以此款半圓形竹製手提包的立體造型,向美國專利商標局申請了立體商標。該商標申請附圖如下:

圖一、Jasmin Larian公司向美國專利商標局申請的立體商標(申請號87522459) (圖片來源:美國專利商標局)
圖一、Jasmin Larian公司向美國專利商標局申請的立體商標(申請號87522459) (圖片來源:美國專利商標局)

申請案中,對該立體標誌的描述為:「未主張顏色是商標的特徵。該標誌由一個三維手提包的配置組成。該手提包具有以下獨特組合: (1) 由均勻尺寸的薄硬質材料條製成的結構化且扁平的前後面板; (2) 以互鎖方式排列形成三個同心半圓,形成獨特的透視旭日紋設計; (3) 頂部有水平條和一個由相同材料製成的帶有彎曲錐形切口的手柄; (4) 彎曲的側板,由與構成前後板的部件相同材料和相同寬度的互鎖件製成; (5) 連接把手的圓珠狀墊片。」

申請立體商標之要件

美國商標法下可註冊立體商標,一般稱為「商業外觀」(trade dress),只要1.其設計元素具有識別性,且2.消費者可以將識別出該商業外觀的「單一來源」(single source)就是該商品製造者或銷售者。

第2個要件的標準非常高,消費者看到這個外觀特徵,且在沒有看到公司品牌的情況下,就要識別出該產品來自那一家公司,且只能辨識出一家公司。使用該產品外觀特徵的,必須在市場上只有一家公司,且夠有名,才有可能滿足此要件。

專利商標局駁回申請案與TTAB之決定

此案審查官在審查時要求補充相關資料,經過三年審查後,仍決定駁回此申請案。申請人不服,向商標審理救濟委員會(TTAB)提出救濟,2022年1月19日,TTAB做成決定,仍然維持駁回決定。2022年3月29日,TTAB的三名行政法官,指定該決定作為「先例」(precedent),亦即認為該決定中對立體商標要件的討論,可作為後續案件的參考。

TTAB的駁回理由主要有二:(1)該包款是業界通用的(generic)包款,亦即在Jasmin Larian申請前就已經存在,現也有其他廠商在販售近似包款;(2)該設計還沒有達到「後天識別性」之程度。

業界的通用包款?

該包款是否為業界通用包款?Jasmin Larian主張,在自己強力推銷使該包款成為暢銷商品前,當時業界並沒有其他廠商銷售此種包款。

但是,TTAB從以下八項證據,認為此包款在2013年1月之前,就曾經在業界被銷售過。

(1) 在申請人開始銷售之前,在第三方轉售平台上銷售的相同或幾乎相同的包;

圖二、2010年在其他網站就有銷售幾乎一樣包款的網頁 (圖片來源:In re Jasmin Larian, LLC, Serial No. 87522459, at 9 (TTAB, Jan. 19, 2022; redesignated Mar. 29, 2022).)
圖二、2010年在其他網站就有銷售幾乎一樣包款的網頁 (圖片來源:In re Jasmin Larian, LLC, Serial No. 87522459, at 9 (TTAB, Jan. 19, 2022; redesignated Mar. 29, 2022).)

(2) 在申請人開始銷售之前,在網站貼文、部落格文章上,就有對相同或幾乎相同的手提包設計的討論文章;

(3) 在申請人開始銷售之前,宣傳春夏時裝系列的雜誌就有討論到幾乎相同的手提包設計的文章;

(4) 申請人自己接受訪問時,承認該包款設計是「一般日本竹藍包的重製物」;

(5) 設計的歷史性質的證據,包括手提包歷史介紹書籍的內容和對現代藝術博物館 (Museum of Modern Art)銷售該產品的說明,都提到1970年代就有此包款出現;

(6) 在時尚界有豐富經驗的人發表的文章,證明該設計是已知設計並且來自多個來源;

(7) 普通消費者發表的貼文,評論他們長期以來對相同或幾乎相同的包袋設計非常熟悉,並且來自多個來源;

(8) 在申請人發布日期之後、但在其流行之前,其他人提供相同或幾乎相同的手提包設計。

綜合上述八項證據,TTAB認為,在Cult Gaia開始銷售這款包之前,1970年代,以及2010年左右,都有其他製造商在美國或在其他國家銷售非常近似的包款,因此認為其屬於業界「通用」的包款。

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