美國專利進步性面面觀 ─ MODERNA TX, INC. v. ARBUTUS BIOPHARMA CORPORATION

【喻韜/北美智權 專利工程研究員】

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數值條件在各類型發明 (請求項) 中都頗為常見,為了爭取更大的保護範圍,數值條件絕少以單點數值的樣貌出現,一般都是以數值範圍的態樣出現在請求項中。不難想像,在累積了眾多先賢的發明後,各領域中各種類、較為可行的數值範圍都已經變成了已揭露的先前技術,後案請求項中之數值範圍相當容易與先前技術發生重疊,造成可專利性的障礙,這導致了數值範圍的審查標準成為專利領域的一大議題。

起手式與組合拳

以往當請求項中限制條件之數值範圍與先前技術所揭露數值範圍有部分重疊 (例如,請求項中某步驟記載為在約10℃至約20℃下進行,而先前技術揭露相同/類似步驟在約18℃至約25℃下進行 (在約18℃至約20℃的範圍發生部分重疊),不論是在USPTO或是法院判決,都認為此狀況足以構成該請求項不具進步性 (顯而易見) 的表面證據。

此時,舉證責任轉移到申請人/專利權人身上,其必須指出該請求項之數值範圍的特出之處,在過往的美國專利實務中,從業人員已經歸納出三種推翻此一表面證據的抗辯方式:(1) 指出請求項之數值範圍能帶來新穎或預期外的結果 (最常見的抗辯方式);(2) 指出該先前技術中具有對請求項之數值範圍的反向教示;(3) 指出該先前技術之數值範圍並非「影響結果的 (result-effective)」參數,那麼申請人/專利權人就沒有修飾該先前技術之數值範圍以完成請求項之數值範圍的動機,亦即請求項之數值範圍具有進步性。

上開不具進步性之推定的建立以及推翻此推定抗辯方式,在2018年的E.I. DuPont De Nemours & Company v. Synvina與2020年的GENENTECH, INC. v. HOSPIRA , INC.兩案中均重新被法院判決強調,幾乎稱得上是一套理論流程了。然而,實務之所以得其名就是因為實際上的事件往往比理論複雜得多。

MODERNA TX, INC. v. ARBUTUS BIOPHARMA CORPORATION事實背景

想必讀者們對Moderna (莫德納) 這個名字相當熟悉,較為人所不知的是這家公司的核心技術並不是疫苗開發,而是人工修飾之RNA的各種醫療應用 (Moderna是結合modified與RNA所創建的名稱),疫苗只是其中一種應用方式;ARBUTUS則是一家市值約2億美元的加拿大小型生物製藥公司,ARBUTUS專攻小分子藥物 (例如化合物、小干擾RNA等) 透過脂質體 (liposome) 的靶向給藥技術,近年其主力方向則是B型肝炎的RNAi (RNA干擾) 藥物。

圖1. 莫德納COVID-19疫苗成分 (圖片來源:疾管署)
圖1. 莫德納COVID-19疫苗成分 (圖片來源:疾管署)

從圖1即可了解莫德納的COVID-19疫苗應該就是採用了脂質體技術。據業界小道消息,本次訴訟之系爭專利,ARBUTUS擁有的美國專利第8,058,069號 ('069號專利),本是由ARBUTUS授權給一家叫做Genevant的生技公司,再轉授權給莫德納。若小道消息屬實,再對照莫德納COVID-19疫苗尊爵不凡的身價,莫德納對ARBUTUS這輪攻勢 (見圖2及3) 背後的理由就昭然若揭了。

圖2. 莫德納與ARBUTUS近年在PTAB的攻防
圖2. 莫德納與ARBUTUS近年在PTAB的攻防

圖3. 莫德納與ARBUTUS在CAFC的後續上訴
圖3. 莫德納與ARBUTUS在CAFC的後續上訴

'069號專利與先前技術

'069號專利的名稱是一種穩定的核酸脂質粒子 (stable nucleic acid-lipid particles,SNALP),其技術功效是可以增加所包裹之核酸的活性並在循環系統中穩定存在。在PTAB與上訴法院階段兩造均聚焦於'069號專利唯一的獨立項,其記載之內容如下:

  1. A nucleic acid-lipid particle comprising:

    (a) nucleic acid;

    (b) a cationic lipid comprising from 50 mol % to 65 mol % of the total lipid present in the particle;

    (c) a non-cationic lipid comprising a mix-ture of a phospholipid and cholesterol or a derivative thereof,

    wherein the phospholipid comprises from 4 mol % to 10 mol % of the total lipid present in the particle and the cholesterol or derivative thereof comprises from 30 mol % to 40 mol % of the total lipid pre-sent in the particle; and

    (d) a conjugated lipid that inhibits aggregation of particles comprising from 0.5 mol % to 2 mol % of the total lipid pre-sent in the particle.

莫德納的論述主要基於PCT公開案WO 2005/007196 ('196案) 與美國專利公開案2006/0134189 ('189案),這兩個先前技術都揭露了核酸的部分,因此歷審爭點主要在揭露的各類脂質,此外,根據inter partes reivew裁決的內容,先前技術都揭露了non-cationic lipid可以包含phospholipid與cholesterol、以及cholesterol的含量 (如圖4),但請注意,先前技術都沒有揭露phospholipid的含量。各類脂質的數值範圍彙整如表1。

圖4. 節錄自inter partes review裁決
圖4. 節錄自inter partes review裁決

表1. 先前技術中各脂質成分含量 (資料來源:北美智權報,喻韜整理)
表1. 先前技術中各脂質成分含量 (資料來源:北美智權報,喻韜整理)


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